Licentieovereenkomst opstellen? Dit zijn de valkuilen en aandachtspunten...

Introductie: licentieovereenkomst

Je besluit dat een buitenlands bedrijf onder jouw merknaam producten op de markt mag brengen. Of je geeft iemand toestemming om tegen betaling foto’s te gebruiken die jij gemaakt hebt. Zomaar twee voorbeelden van licenties op intellectuele-eigendomsrechten. Hoe simpel dit soort afspraken ook mogen klinken, in de praktijk doen zich talloze problemen voor. Deze lopen uiteen van kleine onduidelijkheden tot grote juridische conflicten. Door afspraken duidelijk op te schrijven, zijn zulke problemen vaak te voorkomen. Hieronder een overzicht van belangrijke valkuilen en aandachtspunten.  

Wat is een IE-licentie?

Ter opfrissing: intellectuele-eigendomsrechten gaan over de resultaten van geestelijke arbeid. Creaties als teksten, uitvindingen, merken of designs kunnen erdoor beschermd worden (denk aan het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en het modelrecht).

Maar nu de licentie. Kort gezegd is dat een ‘toestemming voor gebruik’. Bijvoorbeeld: mevrouw Rowling heeft de rechten op Harry Potter, maar geeft aan bedrijf X toestemming om zijn naam op t-shirts te zetten. Ook uitvindingen, teksten of merken (om er maar een paar te noemen) kunnen zich lenen voor ‘licentiëring’.  

Licentieovereenkomst voor merken, modellen of octrooien?

Sluit je een licentieovereenkomst mondeling of schriftelijk?

Vaak is het mogelijk een licentie mondeling te geven. Maar dat wil niet zeggen dat een mondelinge licentie ook verstandig is. Want hoe bewijs je wat er is afgesproken wanneer de licentiegever en licentienemer opeens andere herinneringen blijken te hebben aan de voorwaarden?

In sommige gevallen kom je zelfs met lege handen te staan als de licentie niet schriftelijk is vastgelegd. Stel dat je van bedrijf A een bepaald merk mag gebruiken, maar dit bedrijf draagt zijn merk vervolgens over aan een ander. De nieuwe eigenaar kan je verbieden om het merk nog langer te gebruiken tenzij je de licentie (1) schriftelijk hebt vastgelegd en (2) de licentie hebt laten aantekenen in het merkenregister. Hetzelfde is vereist voor licenties op octrooien (patenten), al moet de licentie dan worden aangetekend in het octrooiregister.

Wat is het ‘voorwerp’ van de licentie?

Met het ‘voorwerp’ van de licentie wordt bedoeld: waarvoor wordt precies toestemming gegeven? Ook dit klinkt makkelijker dan het is. In de praktijk doen zich namelijk vaak misverstanden voor. Enkele voorbeelden:

  • Licentie op een tekst — Is daarmee ook toestemming gegeven om een vertaling te maken en te gebruiken? Mag de tekst ook worden ingekort of aangepast?
  • Licentie op een merk — Mag het merk alleen op producten worden aangebracht, of mag het ook voor reclame worden gebruikt? Mag het merk alleen gebruikt worden voor één bepaald product, of voor allerlei producten?
  • Licentie op een octrooi — Mogen er ook verbeteringen op de uitvinding worden doorgevoerd? Mag de uitvinding in allerlei producten worden toegepast? Is de licentie beperkt tot specifieke landen?  

Het is erg belangrijk om heel precies te zijn. Formuleringen als ‘gebruik van een merk’ zeggen bijvoorbeeld weinig, maar ‘het aanbrengen van het merk op voor Duitsland bestemde producten in klasse x en y’ is al een heel stuk preciezer.

IE-licenties

Exclusieve licentieovereenkomt, of juist niet?

Een ander belangrijk punt is exclusiviteit. De waarde van een licentie ligt soms in het feit dat deze maar aan één partij wordt verstrekt. Daar kan vervolgens ook de hoogte van de licentievergoeding weer op gebaseerd zijn. Maar het is dan wel belangrijk dat dit ook wordt vastgelegd in de licentieovereenkomst, anders kan de licentienemer bedrogen uitkomen. Maar ook de licentiegever moet uitkijken; wat nu als deze een exclusieve licentie verstrekt, maar de licentiehouder besluit vervolgens om stil te gaan zitten? Misschien was juist de bedoeling dat het product een ‘kickstart’ zou krijgen door de licentie. In dat geval is het goed om vast te leggen dat de licentienemer bepaalde verplichtingen heeft, zoals het draaien van een minimum-productie, het maken van reclame, of het waarborgen van productkwaliteit.  

Uiteraard is het ook mogelijk om licenties juist niet-exclusief te verstrekken. Op die manier kan de rechthebbende met meerdere partijen in zee gaan. Daarnaast is het een optie dat licentienemers op hun beurt de licentie weer aan anderen mogen doorgeven. Zulke licenties worden ‘sub-licenties’ genoemd. Ongeacht waar partijen voor kiezen, zorgvuldig vastleggen kan veel problemen voorkomen.

Hoe lang duurt de licentieovereenkomst?

De duur van een licentie is niet onbelangrijk. Misschien willen partijen eerst een tijdje aankijken hoe de samenwerking verloopt voordat ze zich voor langere tijd vastleggen. Het is dan belangrijk om deze proefperiode in de overeenkomst te benoemen. Andere opties om over na te denken:

  • wie kan opzeggen, en hoe lang is de opzegtermijn?
  • moeten er financiële afspraken worden gemaakt met betrekking tot tussentijdse opzegging?
  • moeten er in de overeenkomst bijzondere opzeggingsgronden worden opgenomen, zoals achterblijven van productie, niet voldoen aan kwaliteitseisen, of niet nakomen van andere afspraken?
  • wat gebeurt er als het gelicentieerde recht, bijvoorbeeld het merk- of octrooirecht, verloopt of (in een procedure) vernietigd wordt?

Hoe bepaal je de vergoeding?

Er zijn heel veel verschillende manieren om de hoogte van een licentievergoeding te bepalen. Er bestaat niet één methode die de beste is. De keuze zal vaak afhangen van zakelijke overwegingen. Een paar mogelijkheden:

  • vergoeding per product
  • eventueel kan er ook een ‘vloer’ en een ‘plafond’ worden ingesteld, dat wil zeggen een minimale en maximale vergoeding
  • vergoeding als deel van de omzet of van de winst
  • vergoeding per tijdsperiode
  • eenmalige vergoeding

Zeker als de vergoeding een deel van de winst is, kunnen er interpretatieproblemen ontstaan. Welke kosten komen bijvoorbeeld voor aftrek in aanmerking, en welke niet? Ook kan het nuttig zijn om afspraken over controle te maken. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het recht om een ‘audit’ (onderzoek) te laten uitvoeren door een accountant.

Licentie op producten

Wat te doen bij inbreuk?

Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten komt vaak onverwacht. Toch is het goed om wel van tevoren over die mogelijkheid na te denken, zeker als je een licentieovereenkomst afsluit. In principe is het de rechthebbende (de licentiegever) die kan optreden tegen inbreuk, en niet de licentiehouder. Maar voor de licentiehouder kunnen wel erg grote belangen op het spel staan. Wat is een licentie bijvoorbeeld nog waard als verschillende concurrenten straffeloos inbreuk kunnen maken op het gelicentieerde recht?

Ook hierover kunnen afspraken in alle soorten en maten worden gemaakt. Bijvoorbeeld:

  • de licentienemer heeft zelf de bevoegdheid om op te treden en schadevergoedingen van inbreukmakers te eisen
  • de licentienemer mag alleen optreden tegen inbreukmakers als de licentiegever dat nalaat
  • de licentiegever heeft de plicht om tegen inbreukmakers op te treden
  • de kosten van een procedure worden door de licentiegever en de licentienemer samen gedragen (eventueel in een bepaalde verhouding)

 In sommige gevallen schiet de wet te hulp, bijvoorbeeld in het geval van gemeenschapsmerken (EU-wijde merkrechten). Wanneer de licentiehouder de licentiegever zonder resultaat aanspoort om tegen inbreuk op te treden, dan mag de licentiehouder zelf in actie komen. Maar ook hier geldt: duidelijke afspraken werken altijd het beste.

Tot slot

In dit artikel zijn belangrijke valkuilen en aandachtspunten op het gebied van IE-licenties besproken. Deze onderwerpen vormen echter maar een selectie. Afhankelijk van het soort licentie kunnen nog veel meer aspecten een rol spelen. De kunst is uiteraard om bij het opstellen van een licentieovereenkomst zo volledig mogelijk te zijn zonder dat de inhoud onbegrijpelijk of onoverzichtelijk wordt. Wie IE-rechten gaat uit-licentiëren of in-licentiëren, doet er daarom goed aan om de overeenkomst zorgvuldig voor te bereiden: daarmee zijn veel problemen eenvoudig te voorkomen.

Deel dit op social media

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

In 30 seconden

Een licentie is, kort gezegd, een (betaalde of onbetaalde) ‘toestemming voor gebruik’. Bij IE-licenties gaat deze toestemming over intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteurs-, merk-, model- of octrooirechten.  

♦ Licenties kunnen (vaak) zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om misverstanden te voorkomen, heeft een schriftelijke overeenkomst uiteraard de voorkeur.  

♦ Wees heel precies met het ‘voorwerp’ van de licentie, dat wil zeggen: waarvoor wordt precies toestemming gegeven? Simpelweg ‘gebruik’ is vaak te algemeen. Denk aan: welke producten? Ook voor reclame? Welke landen? Zijn aanpassingen toegestaan?

♦ Bepaal vooraf of de licentie exclusief is, of dat ook aan andere partijen licenties (kunnen) worden verstrekt. Wat verder belangrijk is: heeft de licentiegever of licentienemer nog andere verplichtingen, zoals het draaien van een minimum-productie of het maken van reclame.

♦ Spreek goed af hoe lang de licentie duurt. Hierbij zijn allerlei opties denkbaar, zoals een proefperiode, of opzegging om een bepaalde reden. Redenen die vaak voorkomen: schenden van afspraken, gebrekkige productkwaliteit of verval / vernietiging van het recht in kwestie.

♦ Hoeveel moet er betaald worden voor de licentie? En hoe wordt de vergoeding bepaald? Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Van een vergoeding per product tot een eenmalige betaling.

♦ Last but not least: bepaal ook hoe de licentiegever en licentienemer ermee omgaan als derden inbreuk maken. Wie moet (of mag) dan in actie komen, en hoe worden de kosten verdeeld?

Lees ook

Bekijk onze diensten

Een vraag over de licentieovereenkomst?

Stel ons uw vraag en wij contacteren u zo snel mogelijk

Scroll naar top